Donglegear-Patentstreit: Nachbauen kann weiterhin Patente verletzen

eines der 108 Bilder zu diesem Patent

eines der 108 Bilder zu diesem Patent

Seit heute liegt die Urteilsbegründung des BGH im Fall Canon gegen KMP und WTA vor. Entscheidend ist in der Urteilsbegründung, dass es nicht patentverletzend ist, wenn man die Canon– oder HP-Kupplung von der leeren Tonerkartusche wieder verwendet und nur die Trommelwalze ersetzt. Canon hatte argumentiert, dass Kupplung und Trommel eine Einheit ist. Die Karlsruher Richter sehen das anders. Die Besonderheit dieses Patents ist nicht die Trommelwalze, sondern die Kupplung darauf. Wenn die Kupplung nun nicht durch ein Neuteil getauscht wird, dann handelt es sich um eine Reparatur und diese sind durch das Patentrecht nicht abgedeckt.

Die beiden Instanzen vor Karlsruhe (Landgericht und Oberlandesgericht Düsseldorf) vertraten die Auffassung der Canon-Anwälte. Erst in letzter Instanz kippte das BGH die beiden Vorentscheidungen. Die Entscheidung wurde am 24. Oktober gefällt und ist seitdem rechtskräftig und nicht anfechtbar.

Das bedeutet, dass die Recycling-Industrie nicht nur weiter HP Toner der Reihe 05A/ 05X/ 80A/ 80X bedenkenlos wieder herstellen kann, sondern dass die Billigkonkurrenz aus Fernost weiterhin das Patent verletzt, wird die Kupplung einfach nachgebaut.

Für den Händlerkunden, der neben der Originalkartusche noch eine Alternative anbieten will, bedeutet das, er kann nun wählen zwischen einem Rebuilt-Toner mit gebrauchter Original-Kupplung, oder einer kompatiblen Kartusche, bei dem das Canon-Patent umgangen wurde. Dies ist nach unseren Informationen bei G&G Ninestar, Aster und bei Printrite der Fall. Diese drei Lieferanten sind auch die Hersteller der TONERDUMPING-Tonerkartuschen. Zudem bietet TONERDUMPING auch G&G-Markentoner an, bei denen sowieso die Patentfrage oberste Priorität hat.

Fazit: Jetzt können Rebuilt-Anbieter wie KMP oder WTA nicht nur wieder bedenkenlos ihre Produkte vermarkten, Canon wird gleichzeitig die Billigkonkurrenz aus Fernost durch Abmahnungen und Patentklagen aus den Amazon- und Ebayshops verdrängen.

WTA und KMP gewinnen Rechtsstreit gegen Canon in Karlsruhe

Da werden heute in Suhl und in Eggenfelden die Sektkorken geknallt haben. Wie heute der Branchen-Newsdienst PBS-Business berichtet, kippte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Canon-Patentklage gegen WTA und KMP. Bei der angeblichen Patentverletzung ging es um das sogenannte „Dongle-Gear“, einem beweglichen Kupplungszahnrad an der Tonerkartusche. In den beiden Vorinstanzen ist bislang Canon als Sieger hervor gegangen. In der nun letzten Instanz wurde die Klage abgewiesen.

Eine Revision ist nicht möglich

Die Kosten dieses Verfahren und die Kosten der letzten Instanzen inklusive aller Anwaltskosten muss nun Canon bezahlen. Mit einem solchem Urteil im Rücken könnten WTA und KMP auch Schadenersatz gegen Canon einklagen. Schließlich wurde ihnen mehrere Jahre verboten Toner einiger HP-Laserdrucker zu verkaufen.

Urteilsbegründung liegt noch nicht vor

Eine Urteilsbegründung liegt im Moment noch nicht vor. Die Begründung der Klageabweisung könnte durchaus interessant werden. WTA und KMP haben ja beim Recyceln der Toner die Original-Dongle-Gears weiter verwendet und nur die Trommelwalze getauscht. Das Produkt wurde sozusagen repariert. In den Instanzen vor der BGH-Entscheidung wurde die Trommeleinheit und das Zahnrad als ein ganzes Teil betrachtet, das patentrechtlich geschützt sei. Zumindest in diesem Punkt müsste der BGH nun widersprochen haben.

Ist jetzt das Dongle-Gear Patent tot?

Denkbar wäre aber auch, dass der BGH das ganze Patent als zu schwach einstuft. Schließlich ist ein bewegliches Zahnrad keine wirkliche technische Errungenschaft im 21. Jahrhundert. In diesem Fall wäre als nächster logischer Schritt eine Patentnichtigkeitsklage. In diesem Fall wäre dann auch für den chinesischen Billig-Toner-Anbieter die Türe wieder weit geöffnet und Canon müsste seine einstweiligen Verfügungen der letzten Monate wieder zurückziehen.

Eine von 108 Abbildungen zum betreffenden EU-Patent

Eine von 108 Abbildungen zum betreffenden EU-Patent

Amazon-Händler DISA-SHOP24 unterschreibt Unterlassungserklärung

Der Amazon-Marketplace Anbieter DISA-SHOP24 hat eine Unterlassungserklärung gegenüber Canon Inc. unterschrieben. Canon hatte die Firma „Jakubowski und Gert GbR“ hat Nachbau-Toner über Amazon verkauft, die aus Canons Sicht gegen das europäische Patent EP2087407 verstoßen. Dabei handelt es sich um das sogenannte Dongle-Gear-Patent. Eine flexible Kupplung, die sich unter anderem bei den HP Toner-Kartuschen CE505X und CF280X befindet. DISA hat das Angebot bei Amazon bereits zurück gezogen und sich außerdem verpflichtet Schadenersatz gegenüber Canon zu leisten. So steht es zumindest in der Canon-Pressemitteilung.

Abmahnwelle gegen Marketplace-Händler ist im vollen Gang

Kürzlich gab Canon bekannt auch gegen die deutschen Tonerhändler Coemedia GmbH, PrintPerfect Ltd, MoreInks Ltd und M & S Vertrieb Service OHG erfolgreich vorgegangen zu sein.

Canons Rückendeckung durch vorangegangene deutsche Rechtssprechung

Die ersten Fälle hat Canon bereits gegen KMP, Pelikan und WTA ausgefochten. Pelikan und KMP verzichteten auf einen Rechtsstreit, während WTA bislang auf allen Instanzen gegen Canon verloren hat. Mit dieser Rechtssprechung im Rücken geht Canon nun vor allem bei Amazon und Ebay gegen jeden Händler vor, der diese Patente verletzt.

TONERDUMPING hat die Lösung

Derzeit sind uns drei Lösungen bekannt, die das Patent umgehen konnten. Da ist zum einen die Aster und Ninestar-Lösung, die sehr ähnlich aufgebaut sind. Diese werden in deren eigenen Newbuilt-Produkten verwendet. Von Printrite gibt es ein Trommelzahnrad, das auch für Rebuilt-Produkte verwendbar ist. Eines ist für unsere Händlerkunden sicher: Die TONERDUMPING-Toner die als Ersatz für HP CE505X und CF280X verkauft werden, basieren entweder auf der Aster- oder Ninestar-Lösung. Oder Sie greifen gleich zum G&G Ninestar-Markenprodukt. TONERDUMPING ist übrigens offen für Händleranfragen, die patentsichere Produkte weiterverkaufen wollen.

Samsung mahnt in Europa ab

Das Samsung Patent für die billigen Farblaserdrucker. Geschützt ist die Position des Chips.

Das Samsung Patent für die billigen Farblaserdrucker. Geschützt ist die Position des Chips.

In den letzten Tagen wurden erneut Abmahnschreiben von Samsung an zahlreiche Toner-Wiederverkäufer verschickt. Es geht bei den Abmahnungen um das europäische Patent EP2037327. Geschützt ist das Design der Tonerkartuschen der Serien 406, 4092, 4072 und 116.

Bei diesen Tonerkartuschen ist die Position eines Speicherchips geschützt. Da ein Tonerhändler meist kein ausgewiesener Patentjurist ist, ist es erst einmal schwierig zu beurteilen, ob die Alternativtoner das Patent verletzen oder nicht.

Ist ein Rebuilt-Toner patentsicher?

Das ist eine schwierige Frage. Zum einen gibt es die Regel, dass wenn ein Produkt verbraucht ist, dass dann sämtliche Patente erloschen sind. Nun gab es aber bei der Entscheidung Canon vs. WTA einen ähnlich gelagerten Fall. Hier hatte WTA die Trommeleinheit getauscht. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist hier noch zu erwarten. Die Instanzen davor hatten entschieden, dass bei einem neuen Verschleißteil das Patent aktiv bleibt. Beim Rebuilt-Toner werden die Speicher-Chips gegen neue Chips ausgetauscht, damit der Drucker die Toner als „neu“ erkennt. Wie Gerichte diesen Fall beurteilen, müsste juristisch noch ausgefochten werden. Eindeutig ist die Sache also nicht. Somit ist ein Rebuilt-Toner mit ausgetauschtem Seitenzähler-Chip keine hundertprozentig wasserdichte Lösung.

Sind Newbuilt-Toner patentsicher?

Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Große chinesische Hersteller – wie zum Beispiel Ninestar mit seiner Marke G&G – haben eine Lösung entwickelt, die die Kontaktstelle zur Druckerelektronik weiter leiten. Der Speicherchip sitzt dann an einer anderen Stelle. Damit wird das Designpatent, das die Position des Chips beschreibt, umgangen. Bei Printrite ist der Ansatz ähnlich. Hier werden die Kontakte mit einem Kabel weiter zu einem Chip geführt, der ebenfalls an anderer Stelle sitzt. Bei Aster sitzt der Chip zwar an der Stelle, wo auch der Originalchip sitzt. Der Chip wird aber erst durch einen Schalter aktiviert, sobald das Druckergehäuse geschlossen ist. In diesem Fall wurde zwar eine andere technische Lösung gefunden – die Position des Chips ist aber unverändert. Ich würde daher die Versionen von Printrite und G&G Ninestar als sicher einstufen. Bei der Aster Variante würde ich zumindest ein kleines Fragezeichen dahinter setzen.

Der Apex-Chip bei G&G Tonern ist etwas versetzt

Der Apex-Chip bei G&G Tonern ist etwas versetzt

Dann gibt es weitere chinesische Hersteller, die sich um diese Frage nicht kümmern und einfach wie bisher die Originalkartuschen 1:1 nachbauen. Hier rate ich allen Kunden und Wiederverkäufen dringend die Finger davon zu lassen. Das vermeidliche Schnäppchen kann hier zu einem juristischen Bumerang werden.

Wer kann abgemahnt werden?

Abgemahnt werden können nicht nur Importeure, auch der Fachhandel und sogar Endkunden gehen bei der Verwendung patentverletzender Toner ein Risiko ein. Existenzgefährdend ist dieses Risiko vor allem bei Firmen, die diese Toner in großen Stückzahlen verkaufen oder einsetzen, da Samsung vor Gericht den entgangenen Gewinn als Schadenersatz einfordern kann.

Patentstreit: Tintenalarm muss Schadenersatz an Canon bezahlen

Im Patentstreit Canon gegen Z-Com, Betreiber des Onlineshops tintenalarm.de, haben Canon und Thomas Zenkel, Inhaber von Z-Com, eine Einigung erzielt. Zenkel muss sämtliche verkauften HP- und Canon-Toner mit dem beweglichen Kupplungsmodul zurückrufen. Es handelt sich dabei um Toner, die beispielsweise den HP CE505A, CE505X, CF280A, CF280X ersetzen. Das berichtet PBS-Business.

Die Höhe der Schadenersatzsumme wurde nicht bekannt gegeben. Üblicherweise richtet sich die Höhe an der verkauften Stückzahl. Ob der entgangene Gewinn von Canon als Schadenersatz ausgehandelt wurde, oder der erzielte Gewinn von Tintenalarm, bleibt also erst einmal ein Geheimnis. Nach unseren Schätzungen wäre erstere Variante ein sechsstelliger Betrag, während bei dem entgangenen Gewinn von Canon durchaus von einem siebenstelligen Betrag ausgegangen werden kann.

Der Einigung war ein Urteil des Landesgerichts Düsseldorf vorausgegangen. In erster Instanz stellte das Gericht die Patentrechtsverletzung fest. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Noch keine Einigung bei WTA und KMP

Geklagt wurde nicht nur gegen Tintenalarm, sondern auch gegen die WTA und KMP. Dort gibt es bislang noch keine Einigung. Die Höhe der Schadenersatzzahlung muss dort in einem weiteren Gerichtsverfahren festgestellt werden – sollte dort eine außergerichtliche Einigung scheitern.

Eine legale Variante findet man unter anderem bei TONERDUMPING

Der patentsichere Toner mit dem Pinguin

Der patentsichere Toner mit dem Pinguin

Ninestar hat nach einem Patentstreit in den USA eine Tonerkartusche entwickelt, die das Canon-Patent umgeht und darf diese Kartusche weltweit verkaufen. Bei den Tonern mit dem Pinguin auf der Schachtel, ist das Zahnrad nicht in allen Richtungen beweglich, sondern wird erst beim Einsetzen in den Drucker nach außen geführt. Weitere Informationen zur Ninestar-Lösung finden Sie hier. Auch Aster hat eine ähnliche Lösung wie Ninestar gefunden. Nach unserer Einschätzung ist auch die Aster-Version patentsicher.

Canon-Patentklage: Das Problem mit der Kupplung

Die Kupplung aus dem HP CE505A. Einmal Original (rechts), einmal von Mitsubishi (links)

Die Kupplung aus dem HP CE505A. Einmal Original (rechts), einmal von Mitsubishi (links)

Canon hat KMP und WTA wegen patentverletzender Tonerkartuschen verklagt. Ich konnte letzte Woche einen Blick auf die Klageschrift werfen und daraus ging hervor, dass Canon die Kupplungen an der Trommelwalze bei den HP CE505A oder CE505X als patentverletzend ansieht. Aus zuverlässiger Quelle haben wir erfahren, dass der Lieferant der Trommeleinheiten kein geringerer als der namhafte Konzern Mitsubishi ist. Wir haben dann einmal von einer Mitsubishi-Trommel und von einer HP-Toner-Trommel je eine Kupplung abgemacht und fotografiert. Und tatsächlich: Das Design, die Form ist nahezu identisch. Nur die Farbe des verwendeten Materials weicht etwas ab.

In unserer Produktion in Berlin werden seit Jahren immer die HP-Original-Kupplungen von Virgin-Leergut (Leere Originaltoner, die noch nie wieder befüllt wurden) gesammelt. Zudem kann man Trommeleinheiten mittlerweile bei jedem Trommelanbieter auch ohne Kupplung bestellen. Da man optisch von außen keinen Unterschied erkennen kann, muss sich der Händler vertraglich absichern, dass der Produzent die Original-Kupplungen verwendet und keine nachgebauten Kupplungen einsetzt. Gut für TONERDUMPING: Unsere Produktion befindet sich gleich neben unserem Zentrallager, eine engmaschige Kontrolle ist daher sehr einfach und effektiv.

Als Update zur Canon-Patentklage: KMP und WTA haben – nachdem sie davon erst aus der Presse erfahren haben – mittlerweile auch die Klagen erhalten. Beide Tonerhersteller wollen sich mit Canon einigen und nicht gegen die Patente vorgehen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: KMP und WTA einigen sich mit Canon auf eine Lizenzgebühr, oder beide verwenden künftig nur noch Originalkupplungen, die sie aus Virgin-Leergut erhalten. Auf jeden Fall wird Canon darauf bestehen, dass die Patente nicht mehr verletzt werden (Unterlassungserklärung). Ich vermute, dass Canon von einer Schadensersatzforderung absehen wird – das hängt aber vor allem auch vom Verhandlungsgeschick von KMP und WTA ab. Canon ist sich außerdem sicher bewusst, dass eine überzogene Schadenersatzforderung gegen zwei deutsche Tonerrecycling-Unternehmen dem Image von Canon schaden könnte.

Canon geht jetzt auch gegen Tonerrecycler in Deutschland vor

Eine von 108 Abbildungen zum betreffenden EU-Patent

Eine von 108 Abbildungen zum betreffenden EU-Patent

Canon hat heute in einer Pressemitteilung erklärt, dass man gegen die deutschen Tonerkartuschenhersteller KMP und WTA wegen der Verletzung eines EU-Patents vorgehe. Im Prinzip ist das Nachfüllen von Tonerkartuschen nicht patentverletzend. Wenn allerdings Verschleißteile getauscht werden, die Patente nicht umgehen, ist selbst ein sogenannter Rebuilttoner potentiell patentverletzend. Bei dem Patent handelt es sich um das EU-Patent 2087407. Wie komplex dieses Patent ist, zeigt bereits, dass das Patent mit 108 Abbildungen ausgestattet ist.

Vorstandsmitglied Karl Kallinger von KMP hat uns telefonisch versichert, dass KMP selbstverständlich sorgfältig mit den Patenten Dritter umgeht. Der Firma KMP liegt aber keine Klage vor und kann sich daher nicht zu dieser Klage äußern.

In einer Pressemitteilung erklärt zudem KMP: „Es geht in diesem konkreten Fall um einige wenige Tonerkartuschen in denen dem Anschein nach eine bestimmte Ausführung der Aufnahme der Bildtrommel für das Kupplungsstück zur Verbindung mit der Antriebseinheit des Druckers durch ein Patent entsprechend geschützt ist. KMP fertigt solche Teile nicht selbst, sondern setzt dabei als Zulieferer maßgeblich auf den Marktführer der Branche.“

Ähnlich liest sich die Stellungnahme von WTA: „Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt uns die Klage von Canon noch nicht vor. Wir werden aber umgehend den Dialog mit Canon suchen, um die genaue Art der Beschwerde zu prüfen.“

Da TONERDUMPING vor 5 Jahren wegen des gleichen Patents schon einmal abgemahnt wurde, kontrolliert unser Wareneingang die Trommelzahnräder, die unsere Lieferanten schicken. Kurz zusammenfassen kann man die Kontrolle so:

erlaubt ist:

  • Rebuilttoner mit gebrauchter Original-Trommel
  • Rebuilttoner mit neuer Trommel und gebrauchtem Original-Trommelzahnrad
  • Rebuilttoner mit neuer Trommel und einem neuem Zahnrad, das deutlich in der Form vom Original abweicht

verboten ist:

  • Ein Rebuilttoner oder nachgebauter Toner mit einer neuen Trommel und einem neuem Zahnrad (oder auch das Kupplungsstück), das dem des OEM-Zahnrades in seiner Form kaum unterscheidbar ist. Eine andere Farbe des Zahnrades reicht nicht aus.

Bislang wurde dieses EU-Patent noch nie juristisch angefochten. Wir sind gespannt, ob KMP und WTA das Patent anfechten oder ob man sich mit Canon irgendwie einigen kann.